知識產權的實施許可

如何處理非獨家許可與獨家許可?

專利實施許可的需要

一方面,你的發明將成為未來的產品。在專利申請被公開和接受審查時,競爭對手會知悉發明內容,並設計相似但不完全相同的發明。 因此,等待專利審查和註冊時,產品可能已經失去其新穎性和價值。

同樣,發明可能只是具有短暫的實用性。當專利授權註冊時,該技術領域可能已經朝著不同的方向發展,從而使發明過時了。

另一方面,如果在實施自己的發明時侵犯了他人的專利,將可能面臨昂貴的訴訟程序。

所以,要算許可使用費金額可能很高,專利實施許是一種低成本的選擇。

非獨家實施許可 (Non-exclusive license)

“在普通的實施許可(非獨家許可)使被許可人無權以原告身份起訴侵權人。”(Western Electric Co., Inc v. Patent Reproducer Corporation (1930)).

非排他性的實施許可僅授予被許可人一種特權,該特權可以保護被許可人免受專利擁有人提出侵權主張。他沒有專利權,也沒有與專利擁有人訂立任何他人不得實施該發明的合同。

專利擁有人可以自由許可其他人實施該專利。

獨家實施許可 (Exclusive license)

“獨家許可經常包含專利擁有人和被許可人起訴侵權人的規定,明文地確定前者承擔提出訴訟和承擔訴訟費用的義務。要算沒有這樣的明文規定,專利擁有人是默許被許可人以他的名義向侵權人起出起訴。” (Independent Wireless Co. v. Radio Corp. (1926))

專利擁有人可以在獨家實施許可協議承諾不許可第三者實施該專利。排他性的被許可人顯然會因第三者的專利侵權行為而受到損害。因此,被許可人必需有權強迫專利擁有人伸張其利益。也就是說,如果專利權人拒絕參加訴訟,被許可人必需有權以專利權人的名義提起訴訟。

默示實施許可 (Implied license)

專利擁有人與被許可方的關係,不一定是需要明確的書面合同的。如果在相方之間的信件、行為或其組合表明當事方打算建立許可關係,則法院可以 ‘默示許可’。

“與任何其他默示合同一樣,默示許可是由雙方的客觀行為產生的,這是一個有理智的人,可以認為它表明已達成協議。”(Medeco Security Locks, Inc. v. Lock Technology Corp.(1976))

為了顯示默示實施許可,法院已對以下標准進行了組合評估:1) 專利權用盡、2) 侵權禁止反言。

1) 根據 ‘專利權用盡’理論,產品的購買者獲得涵蓋該產品的專利權範圍的默示實施許可,並且可能獲得針對意外專利權範圍的默示許可。

2) 當購買者成功證明依賴專利擁有人的行為時,法院會使用 ‘侵權禁止反言’ 來建立對專利主張的默示許可。